1. 연구의 필요성

본 연구는 법원의 특허침해 손해배상 실무가 전체 손해배상 산정 체계의 견지에서 일관되고 합리적이라고 볼 수 있는지 그리고 만약 부족한 점이 있다면 기술경영분야의 기술가치평가 방법론과 같은 타 분야의 방법론을 법원 손해배상 실무에 도입함으로써 문제의 개선을 도모할 수 있을 것인지에 관한 의문에서 출발하였다.
선행연구를 검토한 결과 두 가지 점을 파악하였다. 첫째, 특허침해 손해배상체계에 관한 체계적이고 종합적인 분석을 수행한 연구는 아직 소수에 불과하다는 점, 그리고 둘째, 기술가치평가 방법론을 특허침해 손해배상액 산정에 도입할 수 있다는 주장은 꾸준히 제기되어 오고 있었으나 구체적인 실증 적용을 통한 접목 가능성 검토보다는 이론적 차원의 소개가 다수를 이루고 있어 실제로 도입가능한지에 대한 의문이 크다는 점 또한 확인하였다.
실효성 높은 대안의 마련을 위해서는 문제에 대한 심층적이고 종합적인 분석이 그 출발점이어야 하며, 기술가치평가의 손해배상제도 도입 가능성 역시 구체적인 적용을 통해서 그 장단점에 대한 분석이 선행되어야 하는 바, 본 연구는 그러한 필요성에서 시작되었다.

2. 연구의 목적

본 연구는 당사자가 예측가능하고 시장가치와 호환가능한 일관되고 합리적인 손해배상 산정체계 구축에 기여하는 방안을 제시하는 것에 목적을 둔다. 이를 위해 구체적으로 세 가지 연구목적을 설정하였다.
[연구목적 1]은 지난 7.5년 간 제1심 판결문을 대상으로 한 실증적·통계적 분석을 통해 우리 법원의 손해배상 산정의 특성과 문제점을 데이터에 기초하여 분석하는 것이다. 이를 위해 2009.1.1.-2015.6.30까지 특허․실용신안 제1심 판결문을 원천자료로 하여 분석을 수행한다. 특허법 제128조 각 조문의 주장․적용법조와 손해액 인용액(률) 간의 관계, 그리고 각종 속성(원·피고 특징, 권리종류, IPC 기술 유형, 원고측 대리인 유형 및 선고법원 등)의 영향을 분석한다. 나아가 판결문에 설시된 손해액 산정과정을 산정공식의 형태로 정리한 후 특징과 개선점을 법조·인용규모·속성 간 관계 하에서 상세히 분석한다.
[연구목적 2]는 온라인기술가치평가시스템을 특허법 제128조에 적합하게 변형하여 연동할 수 있는지 여부에 관해 구체적 판결 사건을 적용하여 평가·제언하는 것이다. 이는 법원에서 재판부가 직접 손해액을 산정해야 하거나 또는 원·피고가 주장·입증한 손해액의 타당성을 검토할 때, 법관이 손쉽게 조작하여 쉽게 활용할 수 있으면서도 [연구목적 1]에서 분석한 손해액 산정법의 문제점을 완화할 수 있는 방안으로 검토하는 것이다.
[연구목적 3]은 [연구목적 1]과 [연구목적 2]의 분석·검토 결과를 바탕으로 특허법 제128조의 손해액 산정에 있어 기술가치평가 방법론의 활용과 재량 상당손해액 조항의 합리적 적용을 중심으로 한 개선 방안을 제언하고 이 과정에서 나타날 수 있는 변론주의 문제 등 법적 쟁점에 대한 해석론적 견해를 제시하는 것이다.

3. 연구의 구성

본 연구는 7개의 장으로 이루어졌는데 크게 세 파트로 구성된다. 제1장과 제2장은 도입부이다. 제1장에서는 연구의 필요성과 목적을 기술하고, 제2장에서는 특허침해 손해액 산정의 법적·법경제학적·기술경영학적 의의를 검토하였으며 미국의 손해액 산정법을 분석하여 이를 토대로 특허침해 손해배상액 산정제도는 시장가치와 호환 가능하며 예측가능하고 합리적인 손해배상 체계의 구축에 주안점을 두어야 한다는 점을 강조하였다. 본 연구의 본론인 주요 연구결과는 제3장 내지 제6장이다. 제3장의 실증분석과 제4장의 학설 및 판례검토는 [연구목적 1], 제5장의 가치평가 기법의 변형·활용을 통한 손해액산정 사례분석은 [연구문제 2], 그리고 제6장의 기술가치평가 방법론을 활용한 특허법 제128조 개선 방안의 제시는 [연구문제 3]에 관련된 내용이다. 마지막으로 결론인 제7장에서는 연구의 결과를 요약하고 본 연구의 한계를 논의하며 연구를 정리하였다.

4. 연구의 결과

[연구목적 1]
제3장과 제4장은 우리나라 법원의 손해액 산정 판결의 특성을 분석하고자 하는 [연구목적 1]에 관한 내용이다. 실증분석인 제3장에서는 세 가지 세부적인 연구문제를 설정하고 분석하였다. 첫째, 특허법 제128조의 각 조항에 관한 원고주장·법원적용법조(X)와 손해액 인용액(률)(Y) 사이에 유의한 상관관계가 존재하는지 여부이다. 둘째, 원·피고 속성, 권리종류, 기술유형, 대리인 유형 및 선고법원 등 속성변수(Z)에 따라 위의 관계 (X→Y)는 영향을 받는지 여부이다. 셋째, 위의(X, Y, Z) 간의 관계에 있어 손해액 산정공식(산정법)은 어떠한 역할을 하는지에 관한 것이다.
원고주장·법원적용법조(X)와 손해액 인용액(률)(Y) 사이에 유의한 상관관계가 존재하는 것이 증명된다면, 법조의 주장·적용에 따라 손해액 인용규모가 달라질 수 있다는 해석이 가능하다. 이 경우 원고와 법원 모두 손해액 산정시 법조의 주장·적용에 신중할 필요가 있다는 시사점의 도출이 가능할 것이다. 법조와 손해액 인용규모 간에 어떠한 유형의 구분이 가능하고 그 유형별로 원·피고 규모 등 관련 속성이 차별적으로 나타난다면 법원 손해배상체계의 공평한 적용에 관하여 당사자의 의심은 증폭될 수밖에 없다는 점에서 손해액 산정체계의 합리성 강화의 요구가 커질 수 있을 것이다. 특히 손해액 산정법이 그와 같은 유형의 구분에 밀접한 관련성이 있는 것으로 나타난다면 손해액 산정법의 일관성과 객관성 제고가 법원 손해액 산정체계의 합리성 개선에 중요한 요소임을 함의하고 있다고 해석할 수 있다.
2009.1.1.부터 2015.6.30.까지 최근 7.5년 간 제1심에서 특허․실용신안 침해 손해배상 판결이 이루어진 사건을 가능한 한 전수로 입수·조사하여 분석하였으며, 최종적으로 67개 제1심 판결 및 관련된 94개 권리 중 침해가 인정된 특허·실용신안권 62개만을 대상으로 하였다. 분석도구는 SPSS 20.0과 엑셀을 사용하였다.
법조와 인용규모 간 관계(연구문제 1-1)를 분석한 결과, 특허법 제128조의 각 조항에 관한 원고주장·법원적용법조와 손해액 인용액(률) 간에는 유의한 상관관계가 존재하였다. 특히 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우 두 유형의 사례가 나타난다는 점에 주목할 만하였다. 한 유형은 원고의 주장 법조에 무관하게 공통적으로 나타나는 유형으로 소액청구·일부인용 사례 집단(유형 1)이다. 반면 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하였음에도 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 인정 조항’을 적용한 경우는 (유형 1)과 함께 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용사례임에도 다액청구·전부인용의 특성을 보인 사례 집단(유형 2)이 나타났다.
이에 법조·인용규모와 잠재적 영향요인 간 관계(연구문제1-2)에서는 군집분석이라는 통계분석방법을 사용하여 인용규모와 법조 그리고 잠재적 영향요인을 변수로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용 사례를 두 집단으로 유형화한 후 (유형 1) 및 (유형 2)와의 연관성을 분석하였다. 분석 결과, 제1집단(26건)은 (유형 1)을 대변한다고 볼 수 있었다. 이들은 인용액이 모두 5억원 미만이고 인용률 역시 50% 미만인 경우가 전체 26건 중 14건으로 57.7%에 달하는 것으로 나타났다. 이 집단은 원·피고의 속성이 중소기업과 개인을 중심으로 대체로 다양하게 분포하는 가운데 ‘중소기업(원고)-중소기업(피고)’ 간 소송이 8건(30.8%)으로 가장 높은 비중을 차지하였고, ‘개인(원고)-개인(피고)’ 및 ‘개인(원고)-중소기업(피고)' 간의 소송이 각각 6건(23.1%)으로 뒤를 이었다. 분쟁대상 권리는 특허권뿐만 아니라 실용신안권도 1/3정도 되었으며, IPC 기술 종류는 운수·화학·섬유·구조물·기계 등(B 내지 F)에 해당하거나 생활필수품(A)에 해당하는 등 상대적으로 고도의 기술은 아니라고 볼 수 있었다. 원고측 대리인의 5대 로펌 소속 비중도 낮았다.
반면 유형 2에 해당하는 제2집단은 인용액 규모가 5억원 이상인 경우가 절반에 달하며, 전부인용(권리별 원고청구액을 법원이 그대로 인용한 경우)의 사례가 12건 중 9건으로 75.0%에 달하였다. 또한 ‘외국/대기업(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 전체 12건 중 8건(66.7%)으로 2/3를 차지하였다. 전체 12건 중 분쟁대상이 특허권인 경우가 11건(91.7%)으로 압도적으로 높은 비중을 차지하였다. 국제특허분류 물리(IPC=G) 또는 전기(H) 등 상대적으로 기술수준이 높다고 평가되는 기술군에 해당하는 기술이 전체 12건 중 6건(50.0%)으로 절반을 차지하였다. 원고측 대리인은 제1집단과 비교하여 5대 로펌 등 대형 법인의 소속인 경우(41.75%)가 현저히 높았다. 선고법원의 경우 양 집단 모두 서울중앙지방법원에서 소제기가 이루어진 사례가 절반 이상을 차지한 것으로 나타나 통계적으로 유의한 차이가 있다고 보기는 어려웠다.
다음으로 손해액 산정법을 분석하여 위의 집단 구분과의 관련성을 검정하였다. 분석 결과 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용 사례 양극화는 손해액 산정법과 밀접한 관련이 있다는 점을 알 수 있었다. 제1집단(유형 1 관련)의 경우 정성적 손해액 산정법이 다수였다. 제2집단(유형 2 관련)의 경우 소득세법상 소득추계 방법이 사용된 경우가 대부분인 것으로 나타났다.
또한 제1심 법원의 손해액 산정법의 분석결과를 토대로 몇 가지 쟁점을 제시하였다. ‘양도수량 손해액인정 조항’ 및 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 적용에 있어 ‘이익액’의 개념 혼재, ‘실시료 상당손해액 조항’ 적용시 실시료 산정법에 관한 확립된 기준 부재의 문제, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 의 손해액 산정시 심증형성과정을 알 수 없는 정성적 산정법의 과다 사용의 문제, 동 조항의 정량적 산정공식으로 차용되는 소득추계 산정법의 적용요건 불명확의 문제, 그리고 특칙 각 조항별 기여도 제한 요건 불명확의 문제 등이 포함되었다. 제4장에서는 제3장에서 제1심의 실증분석을 통해 도출된 우리 제1심 법원의 손해액 산정 실무의 산정법에 관한 주요 쟁점에 대해 우리 학설과 대법원의 판례들이 이들 쟁점을 어떻게 해석하였는지 정리하였다.

[연구목적 2]
제5장에서는 제3장과 제4장 분석결과에서 나타난 법원 제1심 손해액 산정 실무의 쟁점을 해결·완화하고 재판부의 실제 손해액 산정을 실무적으로 지원할 수 있는 도구로서 기술경영분야의 기술가치평가 방법론의 변형적 활용 가능성을 검토하였다. 2001년부터 2015년 현재까지 일본 국적 대기업이 우리나라 6개 기업에 대하여 피고만을 바꾸어 총 7건의 손해배상소송을 제기한 ‘레이저프린터 감광드럼기어 기술’ 사건 가운데 손해액 규모가 가장 컸던 사례를 선택하였다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 온라인기술가치평가시스템인 스타밸류(STAR-Value) 시스템을 사용하였다. ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 기한 손해액 산정을 상정하여 ‘기술요소법 기반 현금흐름할인 모델’을 적용하였다. 그리고 ‘실시료 상당손해액 조항’에 기한 손해액 산정을 상정하여 ‘로열티공제 모델’을 적용하였다.
분석결과를 기술가치평가의 법원재판 실무 도입의 긍정적 요소와 법원 재판실무 도입을 위한 조정 필요 요소로 나누어 정리하였다. 먼저 기술가치평가의 법원재판 실무 도입의 긍정적 요소로는 법적 근거가 이미 마련되어 있다는 점, 특허법 제128조 각 조항별 정량적 산정공식 확대에 기여하는 다양한 모델이 존재한다는 점, 기술기여도를 산정하는 정량적 모델들이 구축되어 있다는 점, 기술가치평가 시스템에 구축·연동된 데이터베이스를 사실자료로 활용할 수 있다는 점, 저렴한 사용 비용과 매뉴얼을 기초로 당사자의 손해배상 청구역량을 증진하고 법관의 손해액 산정을 지원하며 인용손해액의 예견가능성을 높일 수 있다는 점 등을 들 수 있었다.
기술가치평가 방법론을 법원의 특허침해 손해액 산정에 적극적으로 활용하기 위해서는 선결적으로 조정되어야 하는 시스템적·방법론적 문제들도 존재하였다. 주요한 차이점으로는 기술가치평가는 잉여현금흐름을 사용하지만 법원은 회계상 이익액을 사용한다는 점, 기술가치평가는 기술기여도 제한을 구성요건으로 적극적으로 활용하지만 법원은 항변사항으로 예외적으로 적용한다는 점, 기술가치평가는 원칙적으로 특허의 경제적 수명주기 전체를 대상으로 하는데 반해 법원은 침해기간만을 대상으로 한다는 점, 기술가치평가는 미래 가치에 대한 현가화를 수행하는데 법원은 특허침해 손해액 산정시 현가화를 하지 않는다는 점, 그리고 일부 산정법과 모델의 차이 등을 들 수 있었다. 그러나 이러한 차이에도 불구하고 종합하여 평가하건대, 이와 같은 차이는 전문가와 법원이 논의하여 충분히 합리적인 지침을 마련할 수 있는 실무적 영역의 불일치라고 여겨지며 향후 실무적 체계 통합을 위한 후속연구를 통해 해소될 수 있는 것들이라고 생각되었다. 또한 사용이 편리하다는 점과 기 구축된 시스템의 변형을 통한 활용에 비추어 별도 구축에 비하여 추가 비용소요도 크지 않다고 판단되어 실무적 활용가능성도 높다고 소결론을 내렸다.

[연구목적 3]
제6장에서는 법원 손해배상 산정 분석(제3장) 및 판례분석(제4장)과 기술가치평가를 적용한 사례분석(제5장)의 결과를 토대로, 기술가치평가 방법론의 활용을 통한 특허법 제128조 손해액 산정의 합리성을 개선할 수 있는 방안을 제언하였다. ‘재량에 기한 상당손해액’을 적용하여 손해액 산정시 정량적 산정법 적용의 확대, 기술기여도 제한의 일관성 제고를 위한 정량적 평가기법 활성화, 실시료율 결정의 투명성 제고를 위한 조정계수 결정방법 체계화, 참조가능 통계의 법원 내 구축 및 산정참조표의 마련, 손해액 산정법과 제재·과실참작의 분리 및 재량배율의 도입 등을 제언하였다. 그리고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용방식의 개선을 위해 동 조항의 단독 적용보다는 원고주장법조와 원고가 주장한 정량적 손해액 산정법에 기반을 둔 보충적 적용의 확대를 강조하였다. 그렇지 않은 단독 적용의 경우 적용 요건을 엄격화하며 법원재량조항 적용시 정성적 산정법을 취하는 경우 심증형성의 경로 설시를 권고할 것을 제안하였다.
그런데 이러한 제언은 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는 쟁점이라면 실제 적용이 불가해진다는 점에서, 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는지를 검토하였다. 본 연구에서는 해석론으로서 일반 불법행위 손해배상액 산정에서 발전된 학설과 판례들을 검토한 결과에 근거하여, 손해액 산정에 필요한 사실자료와 산정공식은 간접사실, 법률에 대한 평가, 경험칙, 법원에 현저한 사실 등의 법리 또는 민사소송법 직권증거조사 규정 등에 따라 변론주의의 적용영역에서 제외하고 법관에 의해 체계화하여 일관된 적용기준 하에 적용이 가능한 영역이라고 해석하였으며 필요시 석명권의 적극적 활용이 필요하다고 제언하였다.

5. 결어
본 연구는 특허침해 손해액 산정에 있어 당사자가 예견가능하고 시장가치와 호환 가능한 합리적인 법원 손해배상 산정체계의 도입이 필요하다는 점을 강조하고자 하였다. 구체적 사건 단위로 합리성이 평가되는 법원손해배상제도를 손해배상 시스템이라는 차원에서 합리성을 갖출 수 있도록 하기 위하여 필요한 법적 해석과 실무적 활용 도구로서 기술경영의 기술가치평가 방법론의 활용가능성을 제시하고자 하였다.
본 연구에서는 기술가치평가액 그 자체를 손해액으로 대체하여 사용할 수 있다고 주장하는 것이 아니다. 본 연구에서는 온라인 기술가치평가에 사용되는 여러 기법과 데이터베이스를 활용하면 특허법 제128조를 적용한 손해액 산정에 있어 법원와 판례의 태도에 모호하게 존재하는 비일관적 요소를 정비할 수 있을 것이라는 점을 강조한다. 나아가 비일관적 요소를 제거한 후 손해액 산정을 위한 정량적 산정공식을 정비하고 손해액 산정요소 활용의 우선순위를 정립하고 온라인 가치평가에 사용되는 여러 기법들을 적합하게 변형하여 활용한다면 특허침해 온라인 손해액 산정 시스템을 구축할 수 있고 법원에서 합리적인 준거틀을 토대로 당사자나 감정인의 손해액 산정 결과를 검토하고 최적의 재량을 발휘할 수있는 토대가 마련될 수 있을 것이라는 점을 제언한다.
가치평가 방법론은 방법론으로서 그 자체로 한계와 문제점이 있는 것이 사실이다. 또한 법원의 손해액 산정은 원칙적으로 분쟁 사건의 구체적 사실관계 하에서 피해자의 손해에 대한 충분한 전보 및 손해액의 공평한 분담을 목적으로 한다는 점에서 판결문에는 현출되지 않은 손해액 산정 사유가 있을 수 있으며 따라서 법원 손해액 산정을 본 연구에서와 같이 실증분석하고 통계적으로 일반화하는 것의 한계가 존재한다. 법원의 재량 발휘에 대해 합리성의 잣대로 평가하는 것의 부작용 역시 존재할 수 있다.
그러나 본 연구는 그러한 한계를 유념하면서도 특허법 제128조 각 조항의 해석과 적용모델에 관한 법원 차원의 정량적 손해액 산정공식을 정립한 후 기술가치평가의 사실자료 데이터베이스 및 시스템을 법원 손해배상제도와 연동하는 온라인 모델을 구축하고 법원의 손해배상 산정 결과 역시 데이터베이스화하여 축적한다면 이를 활용함으로써 법원재량 발휘에 있어 합리적 준거틀을 마련할 수 있을 뿐만 아니라 시간이 지날수록 법원 손해배상제도의 체계성도 높아지고 시장가치와의 호환성과 강화됨으로써 법원이 지식재산 제도와 경제의 발전에 기여할 수 있을 것이라는 점 또한 강조하고자 한다. 기술의 발전은 그 기술의 가치를 평가할 수 있는 방법의 학술적·실무적 발전 역시 수반하고 있고, 향후 법원의 손해배상제도는 기술중심 시장경제의 핵심 축으로 그 역할과 기능이 확대될 것이라는 점에서 법원의 손해배상체계의 시스템적 합리성의 중요성은 더욱 커질 것이기 때문이다.