정정청구가 수반된 취소결정의 일부가 위법한 경우 그 취소의 범위 -특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024허13442 판결에 관하여 = Scope of Revocation Where Part of an IPTAB Decision Accompanied by a Request for Correction Is Unlawful -Focusing on Intellectual Property High Court Decision 2024Heo13442 Decided July 24, 2025

국문 초록 (Abstract)

정정청구가 수반된 특허취소결정 내지 등록무효심결 중 일부 청구항의 특허취소 내지 등록무효 여부 판단에 위법이 있을 때 결정 내지 심결의 취소범위에 관한 특허법원 실무례는 통일되어 있지 않다. 대상판결은 정정청구의 동시확정 및 불가분성에 관한 판례를 전제하면서도 결정 중 위법하다고 보기 어려운 정정인정 부분 및 제1항 정정발명에 관한 부분까지 결정 중 위법하다고 판단되는 제2항 정정발명에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다고 볼 논리필연적인 이유가 없다고 판단하였다. 이러한 전제에서 특허심판원의 결정 중 제2항 정정발명에 관한 부분만을 취소하고 원고의 나머지 청구를 기각함으로써 일부취소의 입장을 채택한 것이다.
특허심판원의 심결에 대해 특허법원이 명하는 취소범위에 관한 판례는 존재하지 않는다. 원칙적으로 심결취소소송의 객체인 심결이 형식상으로는 하나지만 실제로는 가분적인 수 개의 심판청구가 병합되어 하나의 심결이 있는 경우에는 심결의 일부취소가 가능하다. 구체적으로 독자적인 심판물에 대하여 개별적 판단이 이루어져 주문이 분리된 경우라면 특허심판원의 재량에 의하여 불가분적으로 판단되어야 하는 것이 아닌 한 사실적으로나 규범적으로 분리가능성이 있다고 볼 수 있다. 이때 정정청구의 동시확정 및 불가분성이 곧바로 심결의 가분성을 부정하는 논리를 제공하는 것은 아니다.
전부취소가 야기하는 다음과 같은 문제점은 실질적으로 위법한 부분에 대해서만 일부취소 판결을 선고함으로써 일거에 해소할 수 있다. 먼저 전부취소는 처분권주의에 반한다. 특허권자인 원고가 스스로 청구한 정정이 인정되고 쌍방 정정에 관한 다툼이 없음에도 해당 부분이 법원의 취소 대상이 된다는 전제에서 그 부분까지 취소한다면 이는 당사자의 의사와는 배치되는 것이다. 다음으로 전부취소는 소송의 종료를 담보하지 못한다. 전부취소를 하게 되면 심결에서 적법하게 판단된 정정청구 및 청구항에 대한 부분도 특허심판원의 재판단 범위에 포함되는데, 여기에는 특허법원판결의 기속력이 미치지 않으므로 종전 심결과 달리 판단될 가능성을 배제할 수 없다. 마지막으로 전부취소는 소송경제에 반한다. 전부취소를 하게 되면 원고로서는 상고의 이익이 없다는 이유로 실질적으로 패소한 청구항에 대하여 상고를 제기하지 못하게 될 우려가 있기 때문이다.
따라서 정정청구가 수반된 특허취소결정 내지 특허무효심판절차에서의 결정 내지 심결의 판단 중 정정인정 부분에 대하여 쌍방 다툼이 없고 일부 청구항에 대한 판단만이 위법하며 나머지 청구항에 대한 판단에 위법이 없다면, 특허법원으로서는 위법한 결정 내지 심결의 판단 부분만을 한정하여 취소하고 나머지 청구를 기각하는 것이 법리적으로나 실무적으로 타당하다고 할 것이다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

In cases involving decisions to revoke a patent or invalidate registration, the IP High Court’s practice regarding the scope of revocation when only some claims are unlawful has not been consistent. The subject case under review, even while acknowledging the precedent on simultaneous confirmation and indivisibility of corrections, found no logical necessity to revoke the correction-accepted portion or Claim 1 along with Claim 2, which alone was unlawful. On this basis, the court annulled only the part of the IPTAB’s decision concerning Claim 2 and dismissed the remaining claims, thereby adopting a partial revocation.
There is no binding precedent on the scope of revocation that the IP High Court may order in an action for revocation of an IPTAB decision. In principle, although a trial decision is formally a single act, when it substantively consists of independent administrative trial matters (that is, separate administrative trial issues consolidated into one IPTAB decision), partial revocation is permissible. Where distinct determinations are made on such administrative trial matters and the orders are divided, the divisibility of administrative trial matters may be recognized unless the issues must necessarily be adjudicated together within the IPTAB’s discretion. The doctrine of simultaneous confirmation and indivisibility of corrections does not, by itself, negate such divisibility.
Revoking an entire decision also creates problems. First, total revocation conflicts with the principle of party disposition: if a correction requested by the plaintiff, a patentee, has been accepted, it should not be treated as subject to revocation. Second, total revocation undermines finality: if the entire decision is revoked, the correction and other claims already lawfully adjudicated may again fall within the IPTAB’s authority, producing outcomes inconsistent with the court’s judgment. Third, total revocation is inefficient: if the entire decision is revoked, the plaintiff may be unable to appeal the claims substantively rejected on the grounds that the plaintiff would have no interest in appeal.
Accordingly, in patent revocation decisions or trials on the invalidity of patents accompanied by a request for correction, if only certain claims are found to be unlawful while others are not contested, it is legally and practically appropriate for the IP High Court to revoke only the unlawful portion of the IPTAB decision, leaving the remaining administrative trial matters intact.