원출원에서 공지예외주장의 기한 경과 후, 분할출원에서 새로운 공지예외주장의 허용 여부 - 대법원 2020후11479 판결의 비판을 중심으로 - = Permissibility of a New Exception-to-Loss-of-Novelty Claim in a Divisional Application After the Deadline Has Passed in the Original Application: Focusing on a Critique of Supreme Court Decision 2020Hu11479

국문 초록 (Abstract)

본 논문은 특허법 제30조의 본인공지예외제도와 제52조의 분할출원제도 간 적용기준 및 법리적 관계를 분석한다. 핵심 쟁점은 원출원 단계에서 공지예외 주장의 취지 기재 및 증명서류 제출의 절차적 요건을 누락한 경우, 이후 분할출원을 통해 새롭게 주장, 제출할 수 있는지 여부이다. 최근 대법원 판결(2022. 8. 31. 선고 2020후11479)은 원출원에서의 절차적 하자에도 불구하고 분할출원 단계에서 공지예외 주장을 인정하여, 기존의 법리와 상충되는 새로운 법리를 제시하였다. 본 논문은 그 판결의 타당성을 평가하기 위해 국내 주요 판례인 변전시스템 학술대회 사건의 대법원 2010후2353 판결과 그 판결을 비교하고, 나아가 일본의 유사 규정 및 관련 판례를 분석하였다. 분석 결과, 본 논문은 원출원의 절차적 하자를 분할출원을 통해 사후적으로 보완하는 것을 허용하는 해석은 특허법 제30조가 규정하는 절차적 요건을 무력화 하고, 국제특허출원(특허법 제200조)과의 형평성에도 어긋나 법적 안정성을 침해할 우려가 있다고 판단한다. 따라서 본 논문은 분할출원 시 공지예외 주장의 법리를 다음과 같이 정립할 것을 제안한다. 첫째, 원출원에서 공지예외를 주장하지 않았더라도 해당 공개 후 1년 내 분할출원을 하면서 절차적 요건을 독립적으로 준수하면 공지예외를 인정하여야 한다. 둘째, 원출원에서 절차적 요건을 준수한 경우에도 분할출원에서 절차적 요건을 다시 준수해야 한다. 셋째, 원출원에서 공지예외를 주장하지 않고 1년이 지난 경우, 분할출원 단계에서의 새로운 주장은 인정되지 않아야 한다. 이러한 법리가 대상 사건에 적용된 그 당시의 특허법(2015년 법률 제13096호로 개정되기 전의 것)의 규정의 취지를 살리는 것이다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This paper analyzes the relationship between the grace period system (Article 30) and divisional application system (Article 52) under the Korean Patent Act. The central issue is whether procedural defects or omissions in claiming the grace period at the original filing stage can be remedied later through a divisional application. The Korean Supreme Court’s recent decision (2020Hu11479, Aug. 31, 2022) allowed such retroactive claims, marking a notable shift from prior interpretations. To assess the validity of this approach, the paper compares two key Korean cases (the Power Conversion System Case (2010Hu2353) and the Master’s Thesis Case (2020Hu11479)) and examines analogous provisions and judgments in Japanese patent law. The analysis concludes that permitting subsequent correction undermines the procedural rigor of Article 30, conflicts with the international patent filing rules (Article 200), and weakens legal certainty. Accordingly, the paper proposes clear standards: first, divisional applications filed within one year without original grace period claims may assert the exception if procedural requirements are independently fulfilled; second, divisional applications filed after one year, even with original claims, must re-comply with procedural requirements; and third, divisional applications filed after one year without original claims should be barred from asserting the grace period. This legal principle reflects the intent of the provision of the Patent Act as it stood at the time of the case, prior to its amendment by Act No. 13096 of 2015.