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사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력 = Effect of Trademarks which Acquired Distinctiveness by Use
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2007
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KDC
300
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학술저널
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102-140(39쪽)
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우리 상표법 제6조 제2항에 의하면, 식별력을 갖추지 못한 표장, 즉, 상표법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있도록 규정되어 있고, 이것이 소위 ``사용에 의한 식별력을 취득한 상표``인데, 이와 관련하여서는 몇 가지 문제점이 대두되고 있으나 그에 대한 명확한 처리 기준도 없어 실무상 혼선을 보이고 있고, 대법원 판례 또한 이론적으로 많은 문제점을 노정시키고 있다. 본고에서, 검토하고자 하는 문제들은 다음과 같은 문제들이 있다. (1) 상표등록 출원시에 식별력을 취득하지 못한 상표가 잘못 등록되면 무효사유로 되는데(상표법 제71조 제1항 제1호), 식별력을 취득하지 않은 상표임에도 불구하고 심사과정상의 과오로 잘못 등록되고, 그 등록 이후에 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 그 무효사유가 치유되는 것인지가 문제되는데, 이 문제에 대해서는 등록결정 당시에 식별력이 없었던 상표는 상표법 제71조 제1항 제1호의 무효사유에 해당하므로 상표등록 후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 무효를 면할 수 없다고 해석함이 타당하다고 생각한다. (2) 식별력이 없는 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표로서 등록된 경우에 그 상표권의 효력이 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에 미치게 되는 것인지가 문제되는데, 이 문제에 대해서는 학설이 긍정설·부정설로 나뉘고 있고, 주류적인 판례 또한 부정설을 취하고 있으나, 필자는 첫째, 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력을 취득하여 등록된 상표에 대하여 상표법 제51조의 적용을 배제할 명문의 근거가 없고, 둘째, 상표가 자타상품의 식별력이 없어 독점시키기에 적합하지 않은 표장이나 식별력이 있어도 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 부당하다고 인정되는 표장은 기본적으로 그 출생시부터 한계를 지니고 있는 표장으로서 그에게 광범한 권리범위를 인정하는 것은 옳지 않고, 상표사용자가 식별력이 없는 표장을 상표로 스스로 선택한 만큼 그 책임이 따라야 할 것이므로 그에 대해 보통의 상표와는 효력상 차이를 인정한다고 하더라도 결코 부당한 것이라 할 수 없으며, 셋째, 식별력 없는 표장 중에는 기술적 표장 등이 대부분으로서 어느 특정인에게 독점시킬 수 없는 특징이 있는데, 부정설에 따르면 기왕에 이러한 표장을 특정인이 선의로 상표로 사용하고 있는 경우에도, 사후에 제3자가 동일·유사한 표장을 상표로 사용하면서 이에 대해 거액의 광고 홍보비를 투입하여 사용에 의한 식별력을 취득한 뒤 상표등록을 받고서 이를 기화로 선 사용자에 대해서도 동일한 상표의 사용금지를 요구할 수 있게 될 것인데 그 결과가 부당한 것임은 두말할 나위가 없으며, 넷째, 만일 부정설의 입장에 서게 되면, 사용에 의한 식별력을 취득한 상표와 처음부터 식별력을 가진 상표 사이에 효력상의 차이가 없는 것인데도 통상의 상표에 대해서는 상표법 제51조가 적용되는 데 반하여 오히려 상표권의 탄생에 있어 근원적인 한계가 있는 약한 상표에 대해 아무런 근거도 없이 상표법 제51조의 적용을 배제하는 것이 되어 더 보호를 받게 되는 불합리가 발생한다. 따라서, 필자는 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대해서도 보통 상표와 다름없이 상표법 제51조가 적용되어야 한다는 입장에서 특정 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하기 이전에 부정경쟁의 의사 없이 선의로 식별력 없는 표장을 상표로 사용하는 경우에는 그보다 뒤에 그와 동일·유사한 상표를 사용하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다 하더라도 상표법 제6조 제2항에 의해 등록된 상표의 효력이 선의의 제3자 등에게는 미치지 않는 것으로 제한하고, 여기서 한걸음 더 나아가 이와 달리 사용에 의한 식별력을 취득한 이후에 비로소 그와 동일한 상표를 사용하는 것에 대해서는 기본적으로 타인의 주지·저명상표에 무임승차하는 것은 방지하여야 할 것이므로 상표법 제51조의 제1항 제1호 단서의 규정을 확대하여 상표권의 효력이 미치도록 해석함으로써 기술적 표장을 내용으로 하는 상표의 사용을 둘러싼 이해관계를 조절할 것을 제안한다. (3) 식별력 취득 전에 상표등록 되었으나, 등록 이후에 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 그 상표의 효력이 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에 미치게 되는 것인지가 문제되는데, 이 문제에 대해서는 상표법 제71조 제1항의 해석으로는 등록 당시에 요건을 갖추지 못한 것으로 보아 일단 무효로 하고 다시 출원을 하여 등록을 받게 하는 방법에 의할 수밖에 없을 것이다. (4) 다른 식별력 있는 부분과 결합하여 상표로 등록되었으나, 상표등록 이후에 그 식별력 없는 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 그 부분에 대한 상표권의 효력을 인정할 수 있는지가 문제되는데, 이 문제에 대해서는 상표 전체가 식별력이 없어 등록이 되지 말았어야 하는 경우와는 달리 다른 식별력 있는 표장부분으로 말미암아 상표등록이 된 이상 등록상표로서의 효력을 부정할 수는 없지만, 적어도 사후에 식별력을 취득한 부분에 대해서는 그 식별력을 취득한 이후에만 효력을 인정함이 타당하다 할 것이고, 그 부분에 대해서는 앞서 본 바와 같이 상표법 제51조 제1항 제2호의 규정이 적용된다고 할 것이다. (5) 이러한 상표권의 효력은 권리범위확인심판에 있어서도 확인대상표장의 사용시기와 상관없이 그 효력을 발휘하게 되는 것인지가 문제되는데, 이 문제에 대해서는 실무상 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 이유로 한 등록상표에 대한 관계에서의 권리범위에 속하는지 여부, 즉 침해여부를 판단하기 위한 권리범위확인심판에 있어서, 대부분은 비록 등록상표가 소위 기술적 표장으로 구성된 것이라 하더라도 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 이유로 심결시점을 기준으로 해서 단순히 그 등록상표와 확인대상표장의 유사여부만 검토하여 권리범위에 속하는지 여부(침해여부)를 판단하고 있으나, 권리범위확인심판에서의 확인대상표장이 상표법 제51조의 적용대상인지, 확인대상표장의 사용시점이 어느 시점인지, 즉, 그 사용시점이 등록상표의 사용에 의한 식별력 취득시점 이전이냐 이후냐에 따라, 혹은 부정경쟁의 의도로 사용하기 시작하였는지 여부에 따라 그 결론이 달라지게 되므로 이를 따져보아야 할 것인데도 이를 구분하지 아니하고 일률적으로 심결시점을 기준으로 해서 등록상표와의 유사여부만 검토하여 권리범위에 속하는지 여부(침해여부)를 판단하고 있는데, 이러한 것은 올바른 태도라고 할 수 없다고 본다. (6) 어떤 표장이 사용에 의해 식별력을 취득한 경우 대부분 주지성도 취득하게 되는데, 이 경우에는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보장에 관한 법률」(이하, ``부정경쟁방지법``이라고만 한다)에 의한 보호를 받을 수 있는지, 보호를 받을 수 있다면 그에 대한 제한은 없는 것인지가 문제되는데, 이 문제에 대해서는 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록된 상표와 상표법 제51조의 관계에 관한 판례의 입장을 일관한다면, 이 점에 대해서도 당연히 사용금지를 허용하여야 할 것이나, 이러한 결론이 부당한 것임은 앞서 본 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록된 상표와 상표법 제51조의 관계에 관해서 본 바와 같다. 더구나 우리 부정경쟁방지법은 일본법을 계수한 것인데, 같은 법을 계수하면서도 예외 규정은 계수하지 아니하였는데 그 이유나 배경에 대해서는 알 수 없으나, 이는 입법의 불비라고 보여지고 다만, 부정경쟁방지법 제1조와 관련하여 해석론상 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록된 상표와 상표법 제51조의 관계에 관한 해석과 마찬가지로 주지성을 취득하기 이전부터 선의로 유사한 상표 등을 사용해 오던 선의의 선사용자 등에게는 부정경쟁방지법의 적용을 제한하고, 주지성을 획득한 이후에 사용한 자에게만 이를 적용함으로써 구체적 타당성을 가져올 수 있고, 부경법의 입법취지에도 부합하는 해석이 가능할 것이다.
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