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자기공지예외제도가 적용되어 등록된 특허에 대한 권리범위확인심판 또는 침해소송에서의 공지기술의 항변 또는 자유실시기술의 항변의 허용 여부 = Whether Prior Art Defense or Free-to-work Art Defense is Allowed in a Patent Scope Confirmation Trial or a Patent Infringement Suit against a Patent, Registered Applying Self-Disclosure Exception System
저자
발행기관
인하대학교 법학연구소(THE INSTITUTE FOR LEGAL STUDIES, INHA UNIVERSITY)
학술지명
권호사항
발행연도
2022
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
165-213(49쪽)
제공처
Article 30 of the Korean Patent Act prescribes that a patent right may also be acquired in a situation of right owner’s self-disclosure or disclosure against the owner’s will (hereinafter collectively referred to as “self-disclosure”). ‘The issue whether prior art defense or free-to-work art defense is allowed in a patent scope confirmation trial or a patent infringement suit against a patent, registered applying the self-disclosure exception system has become a hot one in 2022. To resolve this issue, this paper has comprehensively analyzed the jurisprudence of major countries and the legislative history of Article 30 of the Korean Patent Act and has arrived at the following conclusions. Firstly, essence of the self-disclosure exception system is a system that disregard self-disclosure from the prior art against owner himself. Therefore, the prior art defense or the free-to-work art defense based on the self-disclosure should not be allowed. This self-disclosure exception system is designed to compensate for the shortcomings of the first-to-file system and to prevents owner himself from being harmed by the self-disclosure.
Secondly, due to the amendment of Art. 30 of the Patent Act in 2001, its literary language only applies to the situation of judging novelty and inventive step of self-disclosure exception system. However, the 2001 amendment to the Patent Act was not intended to narrow the applicable scope of the system, but to expand it. According to this legislative intent, the provision should be interpreted that self-disclosure is not applied as prior art against owner himself. In Japan, where the content of the corresponding provision is the same as that of Korea Patent Act, we have failed to find any case where the prior art defense is recognized based on self-disclosure. In major countries, we have not found any case where the prior art defense is recognized based on self-disclosure. Moreover, in China, the courts have made it clear through guidelines and judgments, that for rights created through the self-disclosure exception system, the prior art defense cannot be claimed based on the self-disclosure. And some Chinese scholars have also explained that such an interpretation is consistent with the legislative intent. In Korea, we have found the 2016-Gahap-502475 judgment of the Seoul Central District Court, the 2021-Heo-4591 judgment of the Patent Court, and the 2014-Hu-341 judgment of the Supreme Court, which rejected the literary interpretation of Article 30 of the Korean Patent Act. Thirdly, the patent policy does not recognize the prior art or free-to-work art defense on the following grounds. (1) For the self-disclosure exception system to promote early disclosure of inventions to achieve the purpose of patent law, which is to promote technological development, the target patent court decisions must be revoked or changed. (2) As of 2022, there exist at least 30,000 patents registered using Article 30(1)(1) of the Patent Act in Korea. The strict literary interpretation can fool many innocent right holders. (3) In Korea, the prior user’s right has been recognized in the Patent Act and the Design Protection Act, so the interest of right holders and third parties associated with the self-disclosure exception system has been balanced to a certain extent. (4) The patentee who has obtained a patent by taking advantage of Article 30 of the Patent Act must be able to exercise the patent right. The patent right must be protected by remedies provided by the Patent Act. Seeking relief in other laws has nothing to do with “patent” right. A right without a remedy is no right at all.
특허법 제30조는 자기에 의한 공지(disclosure) 또는 자기의 의사에 반한 공지(이하 합쳐서, ‘자기공지’)의 경우에도 특허권을 획득할 수 있게 한다. 그 소위 ‘자기공지예외제도(self-disclosure exception system)’가 활용되어 등록된 특허를 근거로 권리범위확인심판이 청구되거나 침해소송이 제기되는 경우, 그 자기공지를 근거로 공지기술의 항변 또는자유실시기술의 항변이 가능한지 여부가 2022년 현재 뜨거운 쟁점이 되고 있다. 그 쟁점을 해결하기 위해 이 글은 주요국의 법리, 특허법 제30조의 입법이력 등을 전반적으로 분석하였고, 그 분석의 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다. 첫째, 자기공지예외제도의본질은 그 자기공지를 자기의 출원 및 특허에 대하여는 선행기술에서 제외하는 제도이다. 그러므로, 그 자기공지를 근거로 하는 해당 특허에 대한 공지기술의 항변 또는 자유실시기술의 항변은 인정되지 않아야 한다. 동 제도는 선출원제도의 단점을 보완하기 위한 것이며, 그 자기공지로 인해 자기가 피해를 받지 않게 하는 제도이다. 둘째, 2001년특허법 개정으로 인해 제30조의 문언이 자기공지예외제도가 신규성 및 진보성 판단의국면에서만 적용되는 것으로 보여지게 되었다. 그러나, 2001년 특허법 개정은 동 제도의적용범위를 좁히기 위한 것이 아니라 오히려 넓히기 위한 것이었다. 그러한 입법의도에따라, 자기공지가 자기에게는 선행기술이 되지 않는 것으로 해석되어야 한다. 우리 규정과 동일한 내용의 규정을 가진 일본에서도 자기공지를 근거로 공지기술의 항변을 인정한 사례가 전혀 발견되지 않았다. 다른 주요국에서도 자기공지를 근거로 공지기술의 항변을 인정한 사례가 전혀 발견되지 않았다. 더욱이, 중국에서는 법원이 지침 및 판결을통해 자기공지예외제도를 통해 형성된 권리에 대해 그 자기공지를 근거로 공지기술의항변을 주장할 수 없다고 명시적으로 밝힌 바 있고, 학자들도 그러한 제도가 입법의도에부합한다고 설명한다. 우리나라에서도 특허법 제30조의 문언해석을 거부한 서울중앙지방법원 2016가합502475 판결, 특허법원 2021허4591 판결 및 대법원 2014후1341 판결이 발견된다. 셋째, 특허정책적인 다음의 이유에 의해서도 자기공지를 근거로 하는 공지기술의 항변 또는 자유실시기술의 항변은 인정되지 않아야 한다. ① 자기공지예외제도가 발명의 조기공개를 조장할 수 있게 하여 기술발전의 촉진이라는 특허법의 목적을 달성할수 있도록, 대상 특허법원 판결들이 변경 또는 파기되어야 한다. ② 2022년 현재 우리나라에 특허법 제30조 제1항 제1호를 활용하여 등록된 특허가 적어도 3만건이 존재할 것이다. 엄격한 문언해석은 그 수많은 특허의 선량한 권리자를 우롱하는 것이다. ③ 우리나라에서는 선사용권이 특허법 및 디자인보호법에서 이미 인정되고 있으므로, 자기공지예외제도와 관련하여 권리자의 이익과 제3자의 이익이 어느 정도 균형이 맞춰져 있다고 보아야 한다. ④ 특허법 제30조를 활용하여 특허를 획득한 특허권자가 특허권을 행사할 수있어야 한다. 그 특허권은 특허법이 제공하는 구제를 통하여 그 권리가 보호되어야 한다.
다른 법이 제공하는 구제는 특허권과 관련이 없는 것이다. 구제 없는 권리는 권리가 아니다.
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