이행불능 유형 구별 기준에 관한 비판적 고찰- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결을 중심으로 - = A Critical Review on the Criteria for the impossibility of performance – Focusing on the Supreme Court Decision on Dec 31, 2014, 2012da42666, 42673

국문 초록 (Abstract)

특허법 제133조 제3항은 특허무효심결이 확정된 경우 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 하여 특허무효에 소급효를 인정하고 있다. 그런데 대상판결은 특허실시계약의 대상인 특허가 소급적으로 무효로 된다고 하더라도, 실시계약상 급부제공 자체가 원시적 불능이라고 볼 수 없고 후발적 불능에 불과하다고 하며, 따라서 계약에 의해 이미 지급한 실시료의 반환을 구할 수는 없다고 판시하였다.
대상판결이 선고되기 전부터 국내의 다수 학설 및 독일과 일본의 판례는 대상판결과 마찬가지의 입장을 취하고 있었다. 한편 미국에서는 실시권자 금반언 원칙과 계약의 구속력 측면에서 이러한 논의가 전개되었다.
대상판결의 입장은 특허가 무효로 귀결된 경우 소급효를 인정하고 있는 특허법 규정에 배치되는 것이고, 소위 원시적 급부불능의 경우 계약 자체를 무효로 보는 “원시적 불능론”을 과도하게 의식하면서, 특허실시계약의 구속력을 인정할 현실적인 필요성 때문에 원시적 불능과 후발적 불능의 구별 기준을 잘못 설정한 것으로 보인다. 판례는 특허침해의 불법행위를 한 자와 특허권자 사이에서는 특허 무효의 소급효를 철저히 관철하고 있으므로, 특허실시권자와의 관계에서만 그 소급효를 제한하는 것은 이러한 종래의 태도와도 모순되며, 오히려 특허실시계약의 체결을 통한 법률관계 안정을 방해할 수 있다.
더욱이 불능의 유형은 그 불능의 시점에 따라 원시적 불능과 후발적 불능으로 나뉠 뿐 아니라, 불능 범위에 따라 전부불능과 일부불능으로도 나뉘며, 원시적 전부불능, 원시적 일부불능, 후발적 전부불능, 후발적 일부불능은 그 처리방법이 서로 다 다르다. 그런데 대상판결은 그 판시내용 일부에서는 후발적 일부불능인 것처럼 설명하였으면서도, 결론을 내림에 있어서는 당연히 후발적 전부불능인 것을 전제로 하는 등 불능 유형 구별이나 논리전개 과정에 있어서도 부당하다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Article 133 (3) of the Patent Act stipulates that when a patent invalidation trial is confirmed, the patent right shall be deemed to be invalid from the beginning. In other words, the invalidity of the patent has a retroactive effect. However, the Supreme Court found that even if a patent which is a subject of a patent license agreement is invalidated retrospectively, it is not possible to obtain the restitution of the royalty already paid by the agreement, as the performance under the license agreement is not regarded as an initial impossibility and a subsequent impossibility only.
Before the Supreme Court decision concerned(the “Decision”), the majority of the theoretical opinions and the cases of German and Japan were in the same position with the Decision. In the United States, however, such discussions have been made in the view of the license estoppel and the binding power of a contract.
The position of the Decision seems unreasonable: it is contrary to the Article of the Patent Act which acknowledges the retroactive effect of an invalid patent; overly conscious of the so-called “initial impossibility theory”, and on the other hand, recognizing that there is a realistic need to grant the binding power of a patent license agreement, it set a misleading distinction between an initial impossibility and a subsequent impossibility. The precedent have thoroughly pursued the ineffectiveness of the patent invalidation between the patentee and the infringer. It is inconsistent with this conventional attitude to restrict the retroactive effect only in relation to licensee. Rather, it could hinder the stability of the legal relationship through the conclusion of the patent license agreement.
Moreover, the type of the impossibility is divided into an initial and a subsequent depending on when it became impossible as well as into a total and partial depending on its extent. An initial total impossibility, an initial partial impossibility, a subsequent total impossibility and a subsequent partial impossibility are different from each other in their treatment. However, as in some part of the ruling, it explained as if the case were about a partial impossibility, and on the contrary, it assumed as if the case were about a total impossibility. the Decision is appropriate neither in the classification of the impossibilities nor in the logical process.

참고문헌 (Reference)

• 1 임상민, "특허의 소급적 무효와 기지불 실시료의 부당이득반환 허부" 사법발전재단 1 (1): 184-217, 2010
• 2 임상민, "특허의 소급 무효와 기지급 실시료의 반환 여부 - 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다 42666, 42673 판결을 중심으로 -" 충북대학교 6 (6): 2014
• 3 이충훈, "특허의 무효와 특허실시계약의 효력에 관한 연구- 민법의 관점에서 -" 법조협회 58 (58): 360-401, 2009
• 4 박영규, "특허의 무효와 특허실시계약의 효력" 한국비교사법학회 16 (16): 463-495, 2009
• 5 김창권, "특허의 무효와 기지급 실시료의 반환 여부" 사법발전재단 1 (1): 331-363, 2015
• 6 조영선, "특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계" 법조협회 55 (55): 61-112, 2006
• 7 문선영, "특허의 무효로 인한 특허실시계약의 법률관계 - 기지급 실시료 반환 의무 및 특허실시계약의 취소 가부를 중심으로 -" 한국상사판례학회 23 (23): 645-686, 2010
• 8 박영규, "특허의 무효, 특허실시계약 그리고 부당이득의 관계 - 대법원 2014. 11. 13. 선고, 2012다42666, 42673 판결을 중심으로 -" 법조협회 64 (64): 210-246, 2015
• 9 정종한, "특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결 동향에 관한 통계적 연구" 한국지식재산연구원 7 (7): 29-73, 2012
• 10 유대종, "특허무효와 특허실시료 반환과의 관계" 한국지식재산학회 (27) : 261-284, 2008
• 11 김원준, "특허무효에 기한 기지급 실시료의 반환에 관한 연구 - 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 -" 법학연구소 36 (36): 865-900, 2016
• 12 이호천, "특허권의 무효에 따른 실시료 지급의무" 한국지식재산연구원 4 (4): 2009
• 13 김민중, "채무불이행법의 재검토" 49 (49): 2000
• 14 곽윤직, "채권총론(민법강의 III)" 박영사 2003
• 15 곽윤직, "채권각론(민법강의 IV)" 박영사 2003
• 16 양창수, "원시적 불능론, 2" 28 : 1987
• 17 양창수, "원시적 불능론, 1" 27 : 1986
• 18 특허청, "산업통상자원위원 요구자료. 1, 제320회 국회(정기회)국정감사"
• 19 곽윤직, "민법주해 XIV 채권(7)" 1997
• 20 박영복, "민법상 ｢원시적 불능론｣의 재검토" 3 : 1996
• 21 김국현, "무효인 특허권에 대해 지불한 로열티 또는 손해배상금의 반환 여부" 대한변리사협회 791-, 2012
• 22 안효질, "라이선시 금반언에 관한 미국 특허판례의 동향" 한국경영법률학회 18 (18): 389-431, 2008
• 23 박정기, "독일민법에 있어서 원시적 불능 법리의 폐지 - 제311조의a의 입법과정을 중심으로 -" 법학연구원 (50) : 65-92, 2015
• 24 김상중, "계약 성립에 관한 기본 판결례의 소개와 분석" 한국비교사법학회 20 (20): 973-1032, 2013
• 25 박찬주, "경제적 불능에 관한 개념 정립의 필요성" 대한변호사협회 (396) : 6-31, 2009
• 26 才原慶道, "特許の無効と既払実施料の返還の要否" 59 (59): 2008
• 27 佐藤義彦, "実用新案登録の無効確定と既払実施料の返還請求" 55 (55): 1983
• 28 石川義雄, "実施契約中の権利の無効と不当利得返還請求権"
• 29 佐藤義彦, "判例特許侵害法 : 馬瀨文夫先生古稀記念論文集" 1983
• 30 吉田和彦, "[特許判例百選 第3版] 権利無効の場合の既払実施料返還の要否" (170) : 206-, 2004
• 31 Andrew C. Michaels, "TONES THAT ECHO FROM A PAST ERA OF RIGID JURISPRUDENCE: PRE-CHALLENGE ROYALTIES AND THE FEDERAL CIRCUIT’S SHELL TEST" 2014
• 32 M. Natalie Alfaro, "BARRING VALIDITY CHALLENGES THROUGH NO-CHALLENGE CLAUSES AND CONSENT JUDGMENTS: MEDIMMUNE’S REVIVAL OF THE LEAR PROGENY" 2008