투자로서의 지식재산: 필립 모리스에서 일라이 릴리, 브리지스톤 투자자 국가 간 분쟁 해결 사례까지 = Intellectual Property Rights as Investment－Tracing the Arc from Philip Morris to Bridgestone Investor State Dispute Settlement Cases－

국문 초록 (Abstract)

이 논문은 지식재산권과 관련된 세 가지 주요 투자자국가분쟁해결(ISDS)사건을 분석한다. ISDS 사건의 근본적인 쟁점 중 하나는 적격 투자 여부이다. 가장 먼저 관련 투자 조약과 그 조약의 투자에 대한 정의, 그리고 분쟁이 제기된 관련 중재 규칙을 살펴보는 것이 우선이다. 상표와 관련된 담배의 단순포장 Philip v Uruguay 사건에서는 상표 등록이 최소한의 사용을 요구하는 적극적 권리가 아닌 소극적 권리를 부여한다는 점을 인정하고 재확인하였다. Eli Lilly v Canada 사건에서는 양 당사자가 문제의 지적재산권이 투자에 해당한다고 가정하고 이 문제에 대한 논의가 이루어지지 않았다. 상표의 맥락에서 지식재산권이 언제 투자에 해당하는지에 대한 보다 명확한 지침이 제시된 것은 지식재산권과 관련된 가장 최근의 ISDS 사건인 Bridgestone v Panama 결정에서였다. 이 사건에서는 단순히 상표를 등록하는 것만으로는 투자에 해당하지 않으며, 상표가 부착된 상품이나 서비스를 제조, 마케팅 및 판매하거나 다른 사람이 상표를 사용할 수 있도록 상표를 라이선스하는 등 상표를 이용하는 행위가 있어야 투자에 해당한다고 명시했다.
ISDS 제도 하에서 더 많은 지식재산권 관련 분쟁이 발생할 것이라는 데는 의문의 여지가 없다. 현재 캐나다를 상대로 저작권에 기반한 ISDS 소송이 진행 중이다. 유형 자산과 관련된 분쟁에서도 무엇이 적격 투자에 해당하는지 여부는 해결되지 않은 문제이며, 지식 재산권의 특수한 성격과 특성을 고려할 때 문제는 더욱 복잡해질 수 있다. ISDS 중재부는 일반적으로 국제 상사 또는 중재 전문가로 구성되며, 대부분의 경우 지식재산권 전문가는 아니다. 외부 전문가가 전문적인 증거를 제공하거나 amicus curiae brief 제출을 신청할 수도 있지만, 복잡한 IP 관련 ISDS 사건에서 재판부에 도움을 요청할 수 있는 전문가 명단을 작성해 두는 것이 유용할 것이라 생각된다. 또한 당사국들은 자국이 비준한 국제투자조약의 기존 투자의 정의를 검토해 보는 것이 유용할 수 있을 것이라고 사료된다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This article provided an analysis of three high-profile ISDS cases involving IPR. One of the fundamental issues in an ISDS case is whether there is a qualifying investment. One must look at the relevant investment treaty and its definition of what an investment is as well as the relevant arbitration rules under which the dispute is brought. In the tobacco plain packaging cases dealing where the IPR in question concerned trademarks, it was acknowledged and reaffirmed that trademark registration grants negative rights and not positive rights requiring minimum use. The case also decided that there was no definitive test as to what constitutes an investment but that it must be analyzed in the context of the relevant investment treaty. In Eli Lilly v Canada, where the investment concerned patents, it was simply assumed by both parties that the IPR in question constituted investments and no discussion was held on the issue. In Bridgestone v Panama, there was a more definitive guidance on when IPR would constitute an investment. The mere registration of a trademark would not amount to an investment but that there must be exploitation of the trademark, either by manufacturing, marketing and selling goods or services bearing the mark, or by licensing the trademark so that others may exploit the mark. However, it is not clear whether contribution to the economic development of the host state was a required element of an investment or whether the standard given in this case could be extended to other types of IPRs.
More IP-related disputes are likely to arise under ISDS regime. There is currently an ongoing copyright based ISDS claim brought against Canada. The question of what is a qualifying investment is an unsettled issue even in disputes concerning tangible assets and given the particular nature and characteristics of IPR, the issues can become more complicated. This article provides a summary and some issues to consider when IPR is the subject of covered investment under ISDS regime and suggests that it may be useful for state parties to review the existing definitions of investment in international investment treaties which they have ratified and also suggests that more arbitrators knowledgeable in the subject matter of IPR may be needed.