특허발명 실시계약 체결 이후 특허가 소급적으로 무효가 된 경우 부당이득반환의무 = Restitution of Unjust Enrichment if the Patent becomes invalid retroactively after the Conclusion of the License Agreement for the Patented Invention
저자
강명수 (부산대학교 법학전문대학원)
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학술지명
권호사항
발행연도
2022
작성언어
Korean
주제어
자료형태
학술저널
수록면
1-32(32쪽)
제공처
등록된 특허권에 무효의 하자가 있는 경우 무효심판절차를 통해 특허권의 효력을 소멸시킬 수 있다. 무효심결의 확정에 의해 등록특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 특허법에서 명문으로 규정하고 있다. 따라서 특허권이 유효함을 전제로 인정되었던 법률관계는 소급하여 재정리되어야 한다. 특허권이 유효함을 전제로 특허권침해가 인정되고 이를 전제로 민사상, 형사상 책임을 부담하였다면 민사적 책임은 원상회복되어야 하고, 형사적 책임은 당연히 재심에 의해 무죄가 되어야 한다.
이러한 연장선상에서 특허권이 유효함을 전제로 실시계약을 체결하고 실시료를 지급받았다면, 그 이후 특허권이 무효심결에 의해 무효가 되면 특허권자가 받은 실시료는 부당이득으로 반환해야 한다는 해석이 매우 자연스럽다. 그런데 대법원은 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다고 하면서, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다고 판시하고 있다.
하지만 이러한 판단은 부당이득반환의 일반적 법리에 맞지 않을뿐더러 애초에 무효의 하자가 있어 등록적격이 없는 특허권으로 취득한 부당한 이익의 보유를 정당화시키고, 그 이외의 손해배상청구나 형사상 책임과 달리 취급하여 형평에도 반한다는 문제가 있다. 이러한 취지의 견해나 판례는 구체적 타당성을 기하기 위한 것으로 이해되나, 획일적으로 부당이득반환을 부정하는 것은 법리적 정합성이나 구체적 타당성에 배치된다. 특히 부당이득반환의 요건에 해당하는지만을 중심으로 한 그 동안의 논의는 우리 민법상 부당이득반환의 범위와 부당이득반환의 예외에 관한 법 규정 및 판례를 다루지 않는다는 점에서 재고가 필요하다고 생각된다.
부당이득반환의무는 인정하고 다만 민법 제747조 및 관련 판례 해석론에 따라 실시료의 반환범위를 구체적 사정에 맞게 판단하고, 나아가 실시료를 특허권자가 그대로 보유되는 것이 일반인의 법감정에 부합하는 것으로 인정되는 경우에는 제744조(도의관념에 적합한 비채변제)에 따라 그 반환을 부정하는 것이 법리적 정합성과 구체적 타당성 실현에 부합하는 것이라고 생각된다.
If there is a defect in the invalidity of the registered patent right, the patent right may be extinguished through the invalidation trial procedure. The Patent Act clearly stipulates that the registered patent right is deemed not to have existed from the beginning by the confirmation of the invalidation trial decision. Therefore, the legal relationship recognized on the premise that the patent right is valid must be rearranged retroactively. If a patent infringement is recognized on the premise that the patent right is valid, and civil and criminal liability are assumed on the premise, civil liability must be restored, and criminal liability must be acquitted by retrial.
In this extension, if a license agreement is concluded and royalty is paid on the premise that the patent right is valid, then it is very natural to interpret that if the patent right is invalidated by the invalidation trial decision, the royalty received by the patentee should be returned as an unfair advantage. However, the Supreme Court holds that, notwithstanding the retroactive effect of invalidity of the patent, the patentee may, in principle, unless the license for the patented invention was in a state of fundamental impossibility or there is no other reason for invalidation in the license itself, request the payment of royalties during the period of validity of this period.
However, this judgment not only does not conform to the general law of the return of unjust enrichment, but also justifies the holding of unjust enrichment acquired through patent rights that are not eligible for registration due to a defect in the invalidity retroactively. And there is a problem that it is against equity by treating it differently from other claims for damages or criminal liability. Moreover, Korea is characterized by relatively high rate of invalidity. If this position of precedent is accepted as it is, the incentive for patent holders to enter into a license agreement as much as possible after patent registration to obtain royalties income is bound to increase. This is because even if the patent is invalidated ex post, it denies the obligation to return unjust enrichment for royalties while restoring all other responsibilities.
The duty to return unjust enrichment should be recognized, however, it would be reasonable to find specific validity by setting the scope of return differently depending on whether it was in good faith or bad intentions. I look forward to a forward-looking attitude change in the case law in the future.
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