공지예외 제도의 문제점 및 개선방안 = Issues of Grace Period in Korea

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Korean Patent Act has been revised to strengthen the convenienceof the applicant with respect to the grace period. However, there hasbeen inconsistent case laws concerning “written statement to that effectand document proving the relevant facts.”The 1st issue is whether the submission of documents for 2nd andsubsequent publications proving the relevant facts could be omittedwhen there were publications of invention more than once. Theguideline of KIPO was revised that the documents for 2nd andsubsequent publications proving the relevant facts can be omitted whenthere are a series of academic publications. However, this guidelinedoes not apply to different type of publicly known cases such asexperiment of his/her inventions and commercial sale of the product.
The 2nd issue is whether the amendment of the written statementto that effect is possible. The Supreme Court decided that theamendment is not possible under the prescription of Article 30 (2) ofthe Korean Patent Law. However, there has been controversies in thatthe penalty is too heavy in proportion to the mistake of the applicant.
There could be three options. The 1st one is to allow theamendment of the written statement for a certain period after filing ofthe application. The 2nd one is to revise the law so that the written statement and submission of documents at the time of filing are notrequired and that the applicant could submit them anytime when thepatent application is pending. The 3rd option is to revise the law so thatthe written statement and submission of documents are not required likethe 2nd option and that the publication date of the application of theapplicant becomes the filing date in relation to the patent application ofthe 3rd party.
Because the application with grace period has been increasing andthe grace period became 12 months since March 2013, the applicationwith grace period will increase continuously and it is right time toreconsider the grace period system in Korea.

국문 초록 (Abstract)

그간 우리 특허법은 공지예외와 관련하여 출원인의 편의를 확대하는 방향으로법개정을 하여 와서 자기공지에 대한 공지예외 사유를 모든 형태의 공지로 확대하였고, 공지예외 기간을 6개월에서 12개월로 변경하였다. 공지예외주장 절차와 관련하여 취지 기재를 보정할 수 있는 지와 여러 번의 공지가 있을 때 2회 이후의증명서류 제출을 생략할 수 있는 지에 대해서는 판례·심결례 등의 대립이 있었으나, 판례 등에 의해 취지기재는 보정이 불가능하고, 자기 발명의 시험과 상품납품,박람회 출품과 상업적 판매와 같이 그 공개의 형태가 전혀 다른 형태인 경우에는2회 이후 공지에 대한 증명서류 제출을 생략할 수 없다.
그러나 특허출원시에 공지예외 취지 기재를 누락했다거나 여러번의 공지가 있었을 때 2번째 이후의 공지에 대한 증명서류를 제출하지 않았다고 하여, 아무런구제수단 없이 특허를 받지 못하는 것은 출원인의 잘못의 크기에 대비한 벌칙의형량이 너무 커서 출원인 보호가 미흡하다는 비판이 있다.
이에 대한 개선방안으로는 첫째, 출원시 취지 기재를 하도록 하면서도, 출원후 일정한 기한동안 보정할 수 있도록 하는 안, 둘째, 제30조에서 출원시에 취지를 기재하고 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다는 제2항을 삭제하는 안,셋째는 제2안을 채택하면서 출원인의 이익을 최대한 도모하기 위해서 공지예외주장을 한 출원인이 독립적으로 발명을 완성한 제3자의 후출원에 의해 특허를 받지 못하는 우려를 없애도록 공지일로의 소급효를 부여하는 안이다. 최근 공지예외주장을 하는 출원은 계속 늘고 있으므로 공지예외 주장 법규정에 대하여 전반적으로 재검토해 볼 시기이다.

참고문헌 (Reference)

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• 4 윤선희, "특허법" 법문사 2013
• 5 특허청, "특허·실용신안 심사지침서"
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• 7 특허청, "우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법 해설"
• 8 최승재, "신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토 -대법원 2011. 6. 9 선고 2010후2353판결-" IT와 법연구소 (6) : 65-96, 2012
• 9 충북대학교, "복수 공지행위시 공지예외주장의 효력에 관한 연구" 특허청 2013
• 10 "http//www.wipo.int/patent-law/en/patent_law/harmonization.htm"
• 11 "http//www.uspto.gov/ip/global/aia-harmonization.jsp"
• 12 "http//www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html"
• 13 Tegernsee Experts Group, "Study Mandated by the Tegernsee Heads Grace Period"