상표권의 이전과 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소제도에 대한 고찰 = Study on Transfer of Trademark Right and Cancellation of Trademark Registration Based on Use for Unlawful Purpose of Licensee of Trademark

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Article 119(1)2 of the Trademark Act aims to protect the commercial credit and rights of those who use trademarks as well as the interests of traders and consumers by preventing licensees from illegally using them beyond the scope of their rights to use the trademark, thereby ensuring the safety of transactions and preventing them from jumping on the credit or reputation of other trademarks. In determining the reasons for cancellation of such use for unlawful purpose, there is a special reason for cancellation or invalidation of other trademarks in that the actually used mark should be determined whether it is likely to cause confusion with products related to other people’s business by preparing not only the registered trademark but also another person’s mark.
In the event of a trademark right transfer, it is difficult to avoid confusion with the goods related to the work simply by using the same trademark or applying a slight modification to it. This problem occurs not only when trademark right is transferred under a legitimate contract, but also when it is transferred through an auction against the will of the trademark holder. In order to ensure freedom of trademark transfer and to make a proper valuation of the trademark right, the effects and rights of the use of the trademark before it is transferred should all be attributed to the trademark, such as its reputation, credit, customer suction, before it is transferred, and it is only natural that it becomes difficult for the former trademark holder to use the transferred trademark.
It also relates to the classic theme of distinguishing between the right to use a trademark and the right to request prohibition of the use of a trademark. In this respect, the Supreme Court Decision 2017Hu2178 has huge implication in that it determined that the previous trademark holder or licensee permitted to use the trademark was included in the “other person” set forth in Article 119(1)2 of the Trademark Act upon transfer of a trademark right, presented the judgement criteria for unlawful use of the trademark transfer, and sought a harmonious and reasonable resolution in cases on the merits regarding prohibition of infringement between the parties concerned, cases involving preliminary injunction, and non-use cancellation cases. The subject case is expected to have significant impact on resolving disputes concerning whether a licensee illegal used a trademark in the case of the transfer of a trademark right.

국문 초록 (Abstract)

상표법 제119조 제1항 제2호가 규정하는 사용권자의 부정사용에 기한 상표등록취소제도는 사용권자가 등록상표를 부정하게 사용하지 못하도록 하여 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 자의 영업상의 신용과 권익을 보호하고자 하는 것을 목적으로 한다. 이러한 부정사용취소 사유를 판단할 때는 실사용상표를 등록상표뿐만 아니라 타인의 대상상표와도 함께 대비하여 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 가능성이 있는지를 판단해야 한다는 점에서 다른 상표권의 무효나 취소사유와 다른 특수성이 있다. 종래에는 사용권자의 실사용상표가 제3자의 대상상표와의 혼동가능성 여부가 주로 문제 되었다. 그런데 상표권이 이전되는 경우에는 종전 상표권자와 이전받은 자가 동일한 상표권을 사용하거나 약간의 변형을 가하는 것만으로는 업무와 관련된 상품과의 혼동을 방지하기 어려운 문제가 발생한다. 이러한 문제는 상표권이 정당한 계약에 의해 이전되는 경우뿐만 아니라 상표권자의 의사에 반하여 경매 등을 통해 이전되는 경우에도 마찬가지로 발생한다. 상표권 이전의 자유를 보장하고, 상표권에 대해 가치평가를 제대로 하기 위해서는 상표권이 이전될 경우 이전되기 전의 상표사용에 의한 명성, 신용, 고객흡인력 등의 효과 및 권리는 모두 그 등록상표에 귀속되는 것으로 보아야 하고, 종전 상표권자가 이전된 상표권을 사용하기 어렵게 되는 것은 당연한 일이다. 그렇다고 하여 상표권을 이전받은 사람이 종전 상표권자가 등록상표와 유사한 범위에 관해서 취득한 명성, 신용, 고객흡인력 등의 효과 및 권리까지 모두 승계받았다고 볼 수는 없다. 이는 상표권의 사용권과 금지청구권의 구별이라는 고전적인 주제와도 관련되어 있기도 하다. 이런 점에서 최근 선고된 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결은 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 상표법 제119조 제1항 제2호가 규정하는 ‘타인’에 포함되고, 상표권의 이전에 관한 부정사용에 관한 판단 기준을 제시하면서 당사자들 사이의 관련 침해금지 본안사건이나 가처분 사건, 불사용취소 사건과의 조화로운 해결을 도모하면서도 합리적인 결론을 도출하였다는 점에서 큰 의의가 있다. 향후 상표권이 이전된 경우 사용권자의 부정사용 여부가 쟁점이 된 분쟁에 많은 시사점을 줄 것으로 생각한다.

참고문헌 (Reference)

• 1 廣田美穗, "不正使用取消審判規定における主觀的要件と「混同」の保護主體に関する檢討·考察" 66 (66): 2016
• 2 특허법원 지적재산소송실무연구회, "지적재산소송실무" 박영사 2019
• 3 조영선, "지적재산권법" 박영사 2017
• 4 송영식, "지적소유권법(하)" 육법사 2013
• 5 정상조, "지식재산권법" 박영사 2020
• 6 오세중, "의장법, 상표법" 한빛지적소유권센터 2002
• 7 한규현, "연합상표제도의 폐지에 따른 법률관계" (50) :
• 8 中山信弘, "상표판례백선" 박영사 2011
• 9 정상조, "상표법주해1" 박영사 2018
• 10 정상조, "상표법상 품질오인의 개념과 판단기준" 서울대 기술과법센터 9 (9): 2013
• 11 윤태식, "상표법상 상표의 유사 여부 판단에 관한 연구" (59) :
• 12 한동수, "상표법 제73조 제1항 제8호에서 대상상표가 일반 수요자에게 알려진 정도와 그 판단의 기준시점" 지적재산권법제연구원 (24) : 2008
• 13 전지원, "상표법 제73조 제1항 제3호, 제4호에서 정하는 ‘등록상표의 사용’의 판단기준" (94) :
• 14 조영선, "상표법 제73조 제1항 제2호에 있어 ‘대상상표’의 자격" 지적재산권 법제연구원 (9) : 2005
• 15 문삼섭, "상표법" 세창출판사 2004
• 16 윤선희, "상표법" 법문사 2018
• 17 강동세, "상표등록취소심판 제도의 제문제" 특허법원 2 : 2001
• 18 남문기, "부정사용취소심판에 있어 상표의 동일성 판단기준"
• 19 정태호, "부정사용에 의한 상표등록취소심판에서의 동일성 판단에 관한 고찰" 사법발전재단 1 (1): 247-280, 2014
• 20 구민승, "미등록 사용상표의 계속 사용과 상표의 부정사용" 110 :
• 21 문삼섭, "미국 상표법" 세창출판사 2019
• 22 원유석, "등록상표의 불사용취소와 부정사용취소의 실무적 재검토" (49) :
• 23 박병민, "가. 불사용취소를 이유로 하는 상표등록취소심결에 대한 취소소송 계속중 상표권자를 수익자로 하는 사해행위취소판결이 확정되어 집행이 이루어짐으로써 그 상표등록이 말소된 경우, 상표권자의 피심판청구인 적격이 상실되는지 여부, 나. 실사용상표 ｢소문난 삼부자｣의 사용이 등록상표 ｢삼부자｣와 거래사회 통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의사용에 해당하는지 여부" 86 :
• 24 茶園成樹, "知的財産法判例集" 有斐閣 2010
• 25 小野昌延, "注解 商標法 下卷" 靑林書院 2005
• 26 小野昌延, "新, 注解 商標法(下卷)" 靑林書院 2016
• 27 田村善之, "商標法槪說" 弘文堂 2000
• 28 安原正義, "商標法51条及び53條における登錄商標の使用" 日本辨理士会 62 (62): 2009
• 29 平尾正樹, "商標法" 學陽書房 2006
• 30 宮脇正晴, "商標權が分割·移轉された場合における, 商標法 53條 1項にいう「混同を生ずるものをした」の意義" (71) : 2016
• 31 網野誠, "商標" 2002
• 32 生田哲郞, "分割, 移轉された 商標權についつ, 商標法 53條 1項の 登錄取リ消しの 要件が 限定的に 解釋された 事例" 112 (112): 2015
• 33 이명규, "21세기 사법의 전개: 송민 최종영 대법원장 재임기념" 박영사 2005