기술탈취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구 = A Proposal to Protect the Right to be Patented by Implementing a Standard to Decide the Inventor

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

The question who are the true inventors is the first and foremost important concept in the patent law. However regarding this issue, Korean patent law does not take an express stance as per the standard to decide the real inventor and the court precedents are not very decisively fixed. In this situation conception and the reduction to the practice test which has been developed in the U.S. case law can be a good guiding principle in our cases. By drawing a line to decide the real inventor in the case, we can achieve the goal to redress the issue of fake filing of the inventor to the KIPO by address the CEO or team leader of the research project as a courtesy or tax purposes in the context of the employee invention even though they did not make any contribution from the patent laws' perspective.
Under the Korean Patent Act, only a person who makes an invention or its successor shall be entitled to a patent from the beginning of an invention, and If the patentee has no right to obtain the patent, the patent should be invalid on the ground of the lack of the entitlement to the patent under the main sentence of Article 33(1) as provided for in Article 133 (1) 2. But when we consider a concept of a right to obtain the patent comprising inventorship and ownership, we should distinguish an inventorship from an ownership as different legal concepts and should not confused them. a right to obtain the patent related to an invention comprises both moral rights and economic rights from the point of view of an inventorship under the patent law and Constitution, while the owhership of the invention is just an issue of an assignment agreement between two paries under the Civil law as is the same case in the United States.
First of all, as like the U.S. patent procedure rule, In Korean Patent prosecution too, it is desirable to introduce that he patent prosecutor and the inventors must file an affidavit affirming and the affidavits are presumed to be inventor with respect to the subject matter disclosed in the affidavit as an evidence of an inventorship.
In the case of the co-inventor, the standard of finding the contribution of the alleged participants could be the “Material effect test” or “But for test” as is actually utilized in the United States. In Korea for the past 5 to 10 years misappropriation of the technology or technical data issue has been a hot potato in the media. A number of laws have been enacted for the prevention of this issue. I believe that to grant the patent to the right inventor will be the way to get rid of this social moral hazard that is to enlist the non-inventor the inventor column of the patent application.
In the case of co-inventor, the contribution is the key element of the right to be patented. This is the issue of inventorship. For that reason this is the ground to be invalidate the patent even after the patent is to be granted which is not be cured after the application.

국문 초록 (Abstract)

발명자인지 여부의 판단 문제는 특허법의 기본문제의 하나이다. 우리 특허법은 이 쟁점에 대한 태도가 명확하지 않아서 법원의 기준이 정립될 필요성이 있다. 이 점에 대해서는 미국 법원의 태도와 같이 창조적 착상과 착상의 구체화 여부에 의해서 판단되어야 하며, 이를 엄격하게 볼 필요가 있다. 그렇게 해야 우리 사회에 쉽게 자신의 이름을 올려 발명자로 포함되는 문제 및 직무발명제도를 악용하여 대표자가 실제로는 발명을 하지 않고도 발명자로 특허를 출원하고 등록하여 원래 종업원에게 귀속되어야 할 금원을 자신이 오로지 하고 세제혜택까지 받는 문제를 해결할 수 있다.
한편 현행 특허법은 특허 받을 수 있는 권리를 발명자와 승계인이 처음부터 취득하는 것으로 규정하고 이를 위반한 경우 무권리자 출원으로 규정하고 있다. 그러나 발명자권(inventorship)의 하자를 동반한 발명자의 특허 받을 권리가 침해된 경우에는 특허법에 따라 특허의 하자로 취급하고 그 외 특허를 받을 권리에 관한 계약상 채무불이행 문제를 구별하여야 한다. 미국과 같이 디스커버리 제도가 있으면 누가 발명자인자 여부는 사실문제로 해결할 수 있으나 이런 제도가 없는 상황에서 미국 특허제도에 마련된 선서진술서(affidavit)처럼, 출원 시 발명자가 스스로 해당 발명의 발명자임을 진술하고 보증하는 서약서를 적극적으로 제출하게 하여 발명자의 서약서에 대해서는 진정한 발명자를 추정하게 하는 추정효과를 인정하는 것이 바람직하다. 이를 통해 발명자권 심사 시 심사관의 심리부담을 줄일 수 있다.
또한 공동발명인 경우 판단기준으로 특허발명의 발명자가 누구인지 먼저 특정하고 그 발명자가 해당 발명의 창작에 기여하였는지에 대하여 자신이 기여한 부분을 당사자 각각이 주장하고 증명하여야 하며 미국 등에서 사용하고 있는 중요영향테스트(Material effect test) 또는 제거테스트(But for test)와 같은 창작의 기여도 판단기준을 참고할 수 있다. 공동발명 개념의 엄격화를 통한 기술탈취 문제에 대한 대응이 가능하다. 새로운 개량발명 활동을 저해할 수 있다는 우려가 있다면 마치 저작권 침해의 경우처럼 기술의 루트 또는 소스가 같아야 한다는 전제조건과 해당 기술 소스가 출원 전에 그 발명자의 자의에 의한 공개가 이루어지지 않을 것, 그리고 그 소스가 통상의 기술자 입장에서 일반적인 주지 또는 자명한 기술이 아닐 것으로 요하면 될 것이다.
공동발명인지에 대한 판단에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 것으로 판단할 수 있으나 모인출원(발명)의 경우 비록 서로 발명의 동일성이 인정되지 않더라도 이를 확대하여 각각의 발명의 기여가 인정되고 각자의 발명이 없었다면 대상발명의 완성에 이르지 못하는 경우 발명자의 기재가 누락된 것으로 이미 특허를 받을 수 있는 권리의 출발점에서 하자가 있는 것이다. 따라서 발명자권의 치유할 수 없는 하자가 있는 바 그 특허는 무효가 되도록 함이 타당할 것이다.

참고문헌 (Reference)

• 1 김동준, "특허판례연구III" 박영사 2017
• 2 정차호, "특허판례연구" 박영사 2012
• 3 이규홍, "특허판례연구" 박영사 2012
• 4 "특허의 지식" 도서출판에이제이디자인기획 2011
• 5 조영선, "특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언" 법학연구원 (63) : 73-113, 2011
• 6 박태일, "직무발명의 이중양도에 관한 연구" 한양대학교 대학원 2015
• 7 유남근, "직무발명보상금 사건에 있어서 공동발명자 결정기준" 수원지방법원 5 : 2013
• 8 최승재, "중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안" 한국지식재산연구원 10 (10): 69-98, 2015
• 9 최승재, "신미국특허법" 법문사 2020
• 10 이해영, "미국특허법" 한빛지적소유권센터 2020
• 11 계승균, "대법원 2015.8.27. 선고 2012다204587 판결 도라산역 벽화 사건" 세창출판사 (85) : 2016
• 12 오창석, "군 장병 등의 직무발명 판단기준에 관한 연구" 한국지식재산연구원 13 (13): 143-180, 2018
• 13 김동준, "구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한특허법의 공동발명 개선안 연구" 특허청 2018
• 14 이진수, "공동발명자가 무단으로 특허를 출원했다면 손해배상을 청구할 수 있을까?"
• 15 유영선, "공동발명자 판단기준 및 직무발명보상금" 법원도서관 (90) : 2012
• 16 정차호, "공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법" 중앙법학회 9 (9): 663-691, 2007
• 17 조규현, "공동발명의 의의와 요건" 서울대학교 기술과법센터 10 (10): 2014
• 18 김경선, "共同硏究開發契約에 관한 硏究 － 개발성과물인 知的財産權의 歸屬을 중심으로 －" 한국경영법률학회 19 (19): 405-435, 2009
• 19 Volkmar Henke, "Recent Case Law in German Patent Law"
• 20 Janice Rice, "Preparing for IP Diligence: Ensuring Proper Inventorship and Ownership of Patents"
• 21 MaryAnne Armstrong, "Inventorship and Ownership Considerations and Pitfalls with Collaborative Research"
• 22 Steven S. Kan, "COURT STANDARDS ON JOINT INVENTORSHIP & AUTHORSHIP" 19 (19): 2009